（2021）最高法知民终1986号

尚某诉柳州某塑料制品厂专利权宣告无效后返还费用纠纷案

——专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定

关键词 民事 知识产权 专利无效决定 追溯力 调解书 显失公平

尚某系名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”、专利号为 200810233502.3的发明专利（以下简称涉案专利）专利权人。2018年 10月31日，尚某以柳州某塑料制品厂侵害涉案专利权为由向广西壮族自 治区柳州市中级人民法院提起诉讼。2018年11月16日，根据双方自愿达 成的协议，法院制作了民事调解书：（一）柳州某塑料制品厂支付尚某 涉案专利许可使用费22万元（于2018年11月16日支付12万元，于2019年 8月10日前支付10万元）；（二）尚某许可柳州某塑料制品厂在2018年 11月16日至2020年12月31日期间，使用涉案专利生产同类型的产品。同 日，柳州某塑料制品厂依据前述约定，向尚某支付了许可使用费12万元 。柳州某塑料制品厂未履行其余约定。2018年10月30日，案外人请求国 家知识产权局宣告涉案专利权无效。国家知识产权局于2019年4月3日作 出第39740号无效宣告审查决定（以下简称涉案无效决定），宣告涉案专 利权全部无效。该决定经过司法程序已经发生法律效力。柳州某塑料制 品厂遂诉至广西壮族自治区柳州市中级人民法院，主张涉案专利权无效 宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚某应返还费用12万元及其利息。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院于2021年4月18日作出的 （2019）桂02知民初11号民事判决：判令尚某因涉案调解书的履行而获 得的专利许可使用费12万元，应予如数返还给柳州某塑料制品厂。尚某 提出上诉，最高人民法院于2022年6月9日作出（2021）最高法知民终 1986号民事判决：撤销一审判决，驳回柳州某塑料制品厂的诉讼请求。

法院生效裁判认为：涉案调解书是对尚某与柳州某塑料制品厂在侵 害发明专利权纠纷案中双方自愿达成的以专利许可使用为形式的和解协 议的确认，该协议约定了分期履行义务，其中第一期款项于2018年10月31日已经履行完毕，该部分的履行时间在涉案无效决定的决定日前，该 无效决定对已经履行的部分没有追溯力。专利法第四十七条第三款规定 ，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费 ，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当专利被宣告无效之 日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费 总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间 与整个许可使用期限之比的，则属于该款中“明显违反公平原则”。当 然，对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人 举证证明。根据在案材料可知，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明 专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低 于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，且柳州某塑料制品厂也未能 举证证明该金额明显超出正常范围。同时，涉案调解书是在专利侵权纠 纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，柳州某塑料制品厂在 涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元 之比，相对于柳州某塑料制品厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使 用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合 理，不存在显失公平之情形。因此，尚某不返还柳州某塑料制品厂已经 支付的12万元许可费不属于显失公平的情形。

宣告专利权无效前已经支付的专利许可使用费与许可使用费总额之 比，明显高于专利权被宣告无效前的许可期间与整个许可期限之比，当 事人以不予返还明显违反公平原则为由请求返还的，人民法院可予支持

《中华人民共和国专利法》第47条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第47条）

一审：广西壮族自治区柳州市中级人民法院（2019）桂02知民初11号民事判决（2021年4月18日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终1986号民事判决 （2022年6月9日）