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第三部分 第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

修改对照文本

1. 引 言

进入国家阶段的国际申请的实质审查,是指对符合专利法及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请,可以是根据专利合作条约第 22条未经国际初步审查的国际申请,也可以是根据专利合作条约第39条经过国际初步审查的国际申请。

2. 实质审查原则

2.1 实质审查的基本原则

根据专利合作条约第27条(1)的规定,任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。专利合作条约第27 条(5)又规定,专利合作条约及其实施细则中,没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的,因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专利权时,可以自由适用本国法关于现有技术的标准。

基于专利合作条约的规定,对于进入国家阶段的国际申请,应当根据以下原则进行审查:

(1)申请的形式或内容,适用专利法及其实施细则和本指南的规定,但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不同的,以专利合作条约及其实施细则的规定为准。

(2)授予专利权的实质条件,适用专利法及其实施细则和本指南的规定。

2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款

本章第2.1节(2)中规定的“授予专利权的实质条件”涉及专利法及其实施细则中的以下条款:

专利法第二条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二条 【专利客体】
本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
第二款:发明的定义;

专利法第五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第五条 【不授权客体:专利客体违法】
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
:违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传

资源并依赖该遗传资源完成的发明创造;

专利法第九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第九条 【禁止重复授权和先申请原则】
同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。
第一款及专利法实施细则第四十七条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第四十七条 两个以上的申请人同日(指申请日;有优先权的,指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。
同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。
发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。
:避免重复授权;

专利法第九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第九条 【禁止重复授权和先申请原则】
同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。
第二款:先申请原则;

专利法第十九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第十九条 【内外申请的保密审查】
任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。
国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。
对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。
:保密审查;

专利法第二十二条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十二条 【发明和新型的授权三条件】
授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
:新颖性、创造性和实用性;

专利法第二十五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十五条 【不授权客体:专利客体排除】
对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
第一款第(一)项至第(五)项:不授予专利权的客体;

专利法第二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十六条 【发明和新型的申请文件】
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第三款:发明的充分公开;

专利法第二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十六条 【发明和新型的申请文件】
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第四款:权利要求书以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围;

专利法第二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十六条 【发明和新型的申请文件】
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第五款及专利法实施细则第二十九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第二十九条 专利法所称遗传资源,是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息;专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造,是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。
就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的,申请人应当在请求书中予以说明,并填写国务院专利行政部门制定的表格。
第一百二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百二十六条 国际申请涉及的发明创造依赖遗传资源完成的,申请人应当在国际申请进入中国国家阶段的书面声明中予以说明,并填写国务院专利行政部门制定的表格。
:遗传资源来源的披露;

专利法第二十九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十九条 【国外优先权和本国优先权】
申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。
:优先权;

专利法第三十一条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第三十一条 【单一性】
一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
及专利法实施细则第三十九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第三十九条 依照专利法第三十一条第一款规定,可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。
第四十八条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第四十八条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。
国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十九条或者第四十条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。
分案的申请不得改变原申请的类别。
:单一性;

专利法第三十三条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第三十三条 【申请文件的修改要求】
申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
及专利法实施细则第四十九条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第四十九条 依照本细则第四十八条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。
分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。
分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。
第一款: 修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;专利法实施细则第十一条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第十一条 申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。
:诚实信用;

专利法实施细则第二十三条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第二十三条 权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。
独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。
从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。
第二款:独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征。

3. 实质审查依据文本的确认

3.1 申请人的请求

在进入国家阶段时,国际申请的申请人需要在进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。

国际申请国家阶段的实质审查,应当按申请人的请求,依据其在进入声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。

3.2 审查依据的文本

作为实质审查基础的文本可能包括:

(1)对于以中文作出国际公布的国际申请,原始提交的国际申请;对于使用外文公布的国际申请,原始提交的国际申请的中文译文。

(2)对于以中文作出国际公布的国际申请,根据专利合作条约第 19条提交的修改的权利要求书;对于使用外文公布的国际申请,根据专利合作条约第 19 条提交的修改的权利要求书的中文译文。

(3)对于以中文作出国际公布的国际申请,根据专利合作条约第 34条提交的修改的权利要求书、说明书和附图;对于使用外文公布的国际申请,根据专利合作条约第 34 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。

(4)根据专利法实施细则第五十条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第五十条 专利法第三十四条和第四十条所称第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件,这些文件是否符合规定的格式,并审查下列各项:
(一)发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款或者第十一条第十九条、第二十九条第二款的规定,第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条至第二十四条的规定;
(二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款或者第十一条第十九条至第二十二条、第二十四条至第二十六条的规定,第二条第三款、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十三条、第四十九条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
(三)外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条第一款第(六)项规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款或者本细则第十一条、第十九条、第三十条、第三十一条的规定,是否明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款、第二十三条第二款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条或者本细则第四十九条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
(四)申请文件是否符合本细则第二条、第三条第一款的规定。
国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回。申请人陈述意见或者补正后,国务院专利行政部门仍然认为不符合前款所列各项规定的,应当予以驳回。
和/或第一百二十一条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百二十一条 申请人依照本细则第一百二十条的规定办理进入中国国家阶段的手续的,应当符合下列要求:
(一)以中文提交进入中国国家阶段的书面声明,写明国际申请号和要求获得的专利权类型;
(二)缴纳本细则第一百一十条第一款规定的申请费、公布印刷费,必要时缴纳本细则第一百二十条规定的宽限费;
(三)国际申请以外文提出的,提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文;
(四)在进入中国国家阶段的书面声明中写明发明创造的名称,申请人姓名或者名称、地址和发明人的姓名,上述内容应当与世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)的记录一致;国际申请中未写明发明人的,在上述声明中写明发明人的姓名;
(五)国际申请以外文提出的,提交摘要的中文译文,有附图和摘要附图的,提交附图副本并指定摘要附图,附图中有文字的,将其替换为对应的中文文字;
(六)在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,必要时提供变更后的申请人享有申请权的证明材料;
(七)必要时缴纳本细则第一百一十条第一款规定的申请附加费。
符合本条第一款第(一)项至第(三)项要求的,国务院专利行政部门应当给予申请号,明确国际申请进入中国国家阶段的日期(以下简称进入日),并通知申请人其国际申请已进入中国国家阶段。
国际申请已进入中国国家阶段,但不符合本条第一款第(四)项至第(七)项要求的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正;期满未补正的,其申请视为撤回。
提交的补正文本。

(5)根据专利法实施细则第一百三十条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百三十条 要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起2个月内对专利申请文件主动提出修改。
要求获得发明专利权的国际申请,适用本细则第五十七条第一款的规定。
第二款或第五十七条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第五十七条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。
实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。
第一款提交的修改文本。

根据专利合作条约第28条或第41条提交的修改的权利要求书、说明书和附图视为根据专利法实施细则第一百三十条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百三十条 要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起2个月内对专利申请文件主动提出修改。
要求获得发明专利权的国际申请,适用本细则第五十七条第一款的规定。
第二款或第五十七条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第五十七条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。
实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。
第一款提交的修改文本。

作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括:进入声明规定栏目中的指明,以及进入国家阶段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指明。后者是对前者的补充和修正。

按照规定提交的援引加入的项目或部分应当是原始申请文件的一部分。申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入的项目或部分的,审查员应当在初步审查部门审查的基础上(参见本部分第一章第5.3节),核实援引加入项目或部分是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。未包含的,应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书” (PCT/RO/114表)中的记载为依据,重新确定国际申请相对于中国的申请日。

对于国际阶段的修改文件,进入国家阶段未指明作为审查基础的,或者虽指明但未按规定提交中文译文的,不作为实质审查的基础。

此外,申请人在国际申请进入国家阶段后提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,可以根据专利法实施细则第五十七条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第五十七条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。
实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。
第一款的规定对申请文件进行修改。

有关审查依据文本的确认,适用本指南第二部分第八章第

4.1 节的规定。上述修改文本以及按照专利法实施细则第五十七条的规定提交的修改文本的审查,适用本指南第二部分第八章第5.2节的规定。

3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力

对于以外文公布的国际申请,针对其中文译文进行实质审查,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法律效力,作为申请文件修改的依据。

对于国际申请,专利法第三十三条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第三十三条 【申请文件的修改要求】
申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的权利要求书、说明书及其附图,包含援引加入的项目或者部分。

4. 实质审查中的检索

4.1 一般原则

对于进入国家阶段实质审查的国际申请,一般应当作全面 检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。

4.2 节约原则

从节约原则上考虑,审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致,以及要求保护的主题在国际阶段是否已被全面检索。

申请人要求作为审查依据的文本,其要求保护的主题已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的,或者要求保护的主题在国际阶段未被全面 检索的,审查中不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告的结果,而需要对检索结果重新分析,并根据需要作出补充检索。

国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的,则无需对该专利申请做进一步的检索。

需要注意的是,国际检索报告中所列出的某些文件类型与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型含义不同,例如P类文件和E类文件。在国际检索报告中,“ P” 表示公布日先于国际申请的申请日但迟于其所要求的优先权日的文件,“ E”表示申请日或优先权日早于国际申请的申请日(非优先权日),公布日在该国际申请日的当天或之后且其内容涉及国际申请的新颖性的专利文件。在国际检索报告中出现的E类文件可能成为国家阶段检索报告中的PE类或E类文件。

5. 实质审查所涉及的内容和审查要求

本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处,对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。

5.1 专利性国际初步报告的使用

国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第33条(1) 的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性 (非显而易见性)和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。专利合作条约第33条(2)〜(4)对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求,同时专利合作条约第33条(5)说明,该条(2)〜(4)所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利,可以采用附加的或不同的标准。

对附有专利性国际初步报告的国际申请,从节约原则上考虑,审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但是需要注意,申请人要求作为审查依据的文本与作出专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。如果在申请人要求作为审查依据的文本中所要求保护的主题已经在作出专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改,则通常可以不参考专利性国际初步报告中对发明是否满足新颖性、创造性、工业实用性和其他授权条件所作出的判断。

需要强调的是,不能简单地将专利性国际初步报告中所给出的参考性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员还应当注意在专利性国际初步报告中是否引用了未列入国际检索报告中的其他现有技术。

对于进入国家阶段的国际申请的实质审查,审查员应当对该专利申请是否符合专利法及其实施细则的实质要求作出独立的判断。

5.2 审查申请是否属于不授予专利权的发明创造

对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时,首先应当对该申请的主题是否属于专利法第五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第五条 【不授权客体:专利客体违法】
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
第二十五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十五条 【不授权客体:专利客体排除】
对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
规定的情形、是否符合专利法第二条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二条 【专利客体】
本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
第二款的规定进行审查。进入国家阶段的国际申请属于专利法第五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第五条 【不授权客体:专利客体违法】
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
或专利法第二十五条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十五条 【不授权客体:专利客体排除】
对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
规定不授予专利权的发明创造(例如赌博工具、原子核变换方法) 的,即使其申请主题不属于专利合作条约实施细则第 39条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

====== 专利法实施细则(2023)



中华人民共和国国务院令
规定所排除的内容,也不能被授予专利权。

有关这方面的审查要求,适用本指南第二部分第一章的规定。

5.3 优先权的审查

国际检索报告中列出了 PX、PY类对比文件的,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

国际申请的优先权不能成立的,审查员应当通知申请人。在这种情况下,这些标有PX、PY的对比文件在对国际申请进行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有技术。

国际申请的优先权成立的,则应当对其中标有PX的对比文件进行核查。若标有PX的对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是指定中国的国际申请,且其申请日早于该国际申请的优先权日,则在对该国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。

国际检索报告中列出了 E类对比文件,且对比文件是中国的专利申请(或专利),或者是进入中国国家阶段的国际申请,并且其申请日介于该国际申请的优先权日和申请日之间的,则也应当核实国际申请的优先权。国际申请的优先权不能成立的,在对国际申请进行新颖性审查时,应当判断该对比文件是否构成抵触申请。

在进入国家阶段的国际申请的实质审查中检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间公开,并影响其新颖性、创造性的对比文件,或者检索到了在国际申请的优先权日与申请日之间由任何单位或者个人向专利局提出申请并已公开的、影响其新颖性的在先申请或在先专利,审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

需要注意的是,国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后2个月内,申请人有正当理由的,可以依据专利法实施细则第一百二十八条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百二十八条 国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内,在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的,视为已经依照本细则第三十六条的规定提出了恢复优先权请求;在国际阶段申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权
的规定自进入日起2个月内请求恢复优先权(参见本部分第一章第5.2.5.1节)。

5.4 新颖性和创造性的审查

对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查意见考虑的某些已公布的文件和非书面公开,在进入国家阶段的国际申请的实质审查中,对发明的新颖性和创造性进行判断时应予考虑。

专利性国际初步报告中列出的非书面公开是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前,通过口头公开、使用、展览或者其他非书面方式向公众公开,而且这种非书面公开的日期记载在与国际申请的申请日或者有效的优先权日同日或者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在国际初步审查阶段不构成现有技术。

专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指:在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前提出申请、并且是在该日期之后或与该日期同日公布的专利申请文件或专利文件,或者要求享有一项在该日期之前提出的在先申请优先权的专利申请公布文件。这类已公布的申请或者专利在国际初步审查阶段不构成现有技术。

对进入国家阶段的国际申请的新颖性和创造性的审查,分别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。

5.5 单一性的审查

审查员应当注意,在申请人提出的作为审查基础的申请文件中,要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。

对于缺乏单一性的多项发明,需要核实以下内容:

(1)缺乏单一性的多项发明中是否包含了在国际阶段由于申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索费或附加审查费,而导致未做国际检索或国际初步审查的发明。

(2)缺乏单一性的多项发明是否包含了申请人在国际阶段未缴纳附加检索费或附加审查费而表示放弃的发明(例如申请人在国际阶段选择对某些权利要求加以限制而舍弃的发明)。

(3)对于存在上述(1)或(2)中的情形,国际单位作出的发明缺乏单一性的结论是否正确。

经审查认定国际单位所作出的结论是正确的,审查员应当发出缴纳单一性恢复费通知书,通知申请人在两个月内缴纳单一性恢复费。如果申请人在规定期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费,并且也没有删除缺乏单一性的发明的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人国际申请中上述未经国际检索的部分将被视为撤回,并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。审查员将以删除了该部分内容的文本继续审查。

对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明,根据专利法实施细则第一百三十三条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百三十三条 国际申请包含两项以上发明或者实用新型的,申请人可以自进入日起,依照本细则第四十八条第一款的规定提出分案申请。
在国际阶段,国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时,申请人未按照规定缴纳附加费,导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查,在进入中国国家阶段时,申请人要求将所述部分作为审查基础,国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的,应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳的,国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。
第二款、第四十八条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第四十八条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。
国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十九条或者第四十条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。
分案的申请不得改变原申请的类别。
第一款的规定,申请人不得提出分案申请。除此情形外,国际申请包含两 项以上发明的,申请人可以依照专利法实施细则第一百三十三条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法实施细则(2023)

第一百三十三条 国际申请包含两项以上发明或者实用新型的,申请人可以自进入日起,依照本细则第四十八条第一款的规定提出分案申请。
在国际阶段,国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时,申请人未按照规定缴纳附加费,导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查,在进入中国国家阶段时,申请人要求将所述部分作为审查基础,国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的,应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳的,国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。
第一款的规定提出分案申请。

经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主题不存在缺乏单一性问题,但是与国际单位所作出的结论不一致的,则应当对所有要求保护的主题进行审查。

在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单一性问 题,而实际上申请存在单一性缺陷的,参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。

5.6 避免重复授权的审查

如果进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权,或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权,则可能造成重复授权。为避免重复授权,对此两件专利申请的审查,适用本指南第二部分第三章第6节的规定。

需要注意的是,在上述两种情形中,如果出现了视为未要求优先权或优先权不成立的情况,则在先申请可能成为破坏该国际申请新颖性的现有技术或抵触申请。

5.7 改正译文错误

申请人自己发现提交的权利要求书、说明书及其附图中文字的中文译文存在错误,可以在下述期限内提出改正请求:

(1)在专利局作好公布发明专利申请的准备工作之前;

(2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段

通知书之日起三个月内。

申请人改正译文错误,应当提出书面请求,同时提交译文的改正页和缴纳规定的译文改正费。未按规定缴纳费用的,视为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的译文改正费的,审查员应当判断是否属于译文错误(参见本部分第一章第5. 8节)。如果不属于译文错误,则应当拒绝改正译文错误的请求;如果属于译文错误,则需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下,应当以此改正的文本为基础做进一步审查;如果改正的译文仍与原文不符,则应当通知申请人提交与原文相符的改正译文。

对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况,如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误,则申请人可以办理改正译文错误手续,根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。

对于以外文公布的国际申请,针对其译文进行实质审查,一般不需核对原文。但是如果审查员在实质审查过程中发现由于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或者国际阶段作出修改的原文中不存在,而在译文中存在,则应当在审查意见通知书中指出存在的缺陷,例如,说明书不符合专利法第二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十六条 【发明和新型的申请文件】
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第三款的规定,或者权利要求书不符合专利法第二十六条plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big专利法(2020)

第二十六条 【发明和新型的申请文件】
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第四款的规定,并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了原中文译文记载的范围,但未办理请求改正译文错误手续,则审查员应当发出改正译文错误通知书。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续,则申请被视为撤回。